一、问题的提出
在审查工作中，遇到一个复审案例，涉及“一种去甲麻黄素一水合物”，权利要求限定了含水量、X射线粉末衍射特征峰、热重分析损失和差示扫描量热吸热，说明书中公开了这种特殊晶型的晶体具有良好的稳定性和纯度。对比文件涉及一种去甲麻黄素，对比文件权利要求要求保护一种去甲麻黄素，仅仅在其中一个权利要求中提到了“一种去甲麻黄素一水合物”，然而对比文件并没有公开去甲麻黄素一水合物的制备方法。驳回决定认为根据对比文件公开的信息，本领域技术人员无法将本申请请求保护的晶体与对比文件的产品直接区分开，因而推定权利要求请求保护的晶体形式与对比文件的产品相同，权利要求不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。该案申请人对驳回决定不服，已经提起了复审。该案属于用物理化学参数限定的化学产品，对于用物理化学参数限定的化学产品，现行《专利审查指南》采取了推定不具备新影响的审查方式。此时，留给申请人的救济途径只有证明依据所记载的物理化学参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较，从而确定采用该参数表征的产品与对比文件产品存在区别，若申请人能够证明二者之间存在区别，则所要求保护的产品具备新颖性，否则要求保护的产品不具备新颖性。然而，如果由于对比文件公开的信息如果存在错误，或者缺少相关内容，导致申请人无法作出相应的比较，在专利审查中如何认定，存在争议。本文试图从举证责任谈起，刍议参数限定的产品的新颖性审查。
二、专利审查的举证责任
举证责任的分配属于法学领域研究中的热点问题。举证责任涉及两个问题：哪些事实需要证明以及这些事实分别由哪一方负责证明。在某些情况下，基于公平正义、诚实信用和解决纠纷的需要等方面的考量，举证责任存在转移的情形，在分配举证责任时，应当考量当事人与证据的远近、获取证据的可能性、公平正义和诚实信用等因素，在当事人之间进行举证责任的合理转移。在此基础上，若审查员质疑专利申请不具备新颖性，应当由审查员负有举证责任，若审查员不能提供证据证明申请不具备新颖性，应当认可专利具备新颖性，此为“谁主张，谁举证”。然而，由于专利的实质审查采用书面方式，审查员没有进行实验进行验证的客观条件，而申请人既然已经要求保护了具有特定物理化学参数的产品，自然有能力在所涉及的物理化学参数范围内进行对比，因而当审查员有理由怀疑专利申请相对于某对比我家不具备新颖性时，审查员有权要求申请人提供对比实验数据，以证明所要求保护的产品与对比文件公开的产品存在差异，此为举证责任的转移。
三、主流审查原则对比
（一）日本关于参数表征产品权利要求新颖性的审查
当一项权利要求包括由“功能或特性等”定义产品的表述，并且其功能或特性等为特殊参数时，有时可能很难将本发明与对比文件进行对比，这时，审查员无需将要求保护的产品与对比文件的产品进行严格对比就有理由根据初步印象怀疑要求保护的产品与对比文件中的产品是相同的产品而没有其它区别，可以以不符合特许法第29（1）条为理由发出通知书。申请人可以针对上述通知书通过提交书面意见或实验结果证据等等进行争辩或澄清，申请人的反对理由至少要得到能改变审查员的判断至无法根据初步印象怀疑要求保护的产品与对比文件的产品属于相同产品的程度，才算是克服了不符合特许法第29（1）条的缺陷。
（二）美国关于参数表征产品权利要求新颖性的审查
现有技术与所要求保护的发明主题之间没有区别时，就可以认为发明没有新颖性，但现有技术中并不总是能够按照权利要求所描述的方式公开全部的特征，在美国专利商标局《专利审查程序手册》中判断权利要求是否具有新颖性就是看发明与现有技术相比是否具有可预见性。
（三）我国现行审查原则
我国《审查指南》关于参数特征表征产品的新颖性的审查仅仅给出了一个总的原则，没有关于该类产品新颖性审查的细化的、可操作性更强的规定，例如，可以质疑参数表征产品缺乏新颖性的条件、何时可以推定参数特征表征产品缺乏新颖性等。
四、物理化学参数限定的产品的新颖性审查
结合前述举证责任以及主要国家审查方式对比，在新颖性审查中，应当主要由审查员负有举证责任。只有在审查员有合理理由认为对比文件公开的产品与本申请所要求保护的产品相同时，通过详细说理将举证责任转移到申请人，由申请人负有将要求保护的产品与对比文件公开的产品进行对比的责任，若申请人不能根据对比文件制备得到相关产品从而不能进行比较，则应当认可新颖性。若审查员没有合理理由进行推定时，应当认可本申请所要求保护的产品的新颖性，不应依据该对比文件质疑该产品的新颖性。若申请人根据前述因素的考量，没有充分理由质疑对比文件公开的产品与所要求保护的产品无法区分，则应当认可该产品的新颖性。若审查员有足够理由怀疑要求保护的产品相对于对比文件不具备创造性，则应当根据以下因素进行把握：
（一）本申请和对比文件均公开了产品的制备
由于对比文件中已经公开的产品的制备，并且本申请已经公开了所要求保护的产品的制备，申请人有能力将根据对比文件方法制备的产品与本申请所要求保护的产品进行比较，因而审查员应当发出审查意见通知书，推定本申请不具备新颖性。如果申请人能够提供证据证明两种产品在所限定的物理化学参数方面存在区别，可以认可所要求保护的产品的新颖性。
（二）本申请公开了产品的制备方法，对比文件没有公开产品的制备方法
由于对比文件没有公开所要求保护的产品的制备方法，审查员一般而言很难有足够理由质疑要求保护的产品的新颖性。若现有技术存在类似产品的制备方法，并且申请人能够证明采用该类似的制备方法必然能够毫无疑义地得到对比文件中公开的产品，则审查员可以认可申请人基于该类似的方法所得到的对比文件的产品与本申请所要求保护的产品的对比。若现有技术存在类似产品的制备方法，并且申请人能够证明采用该类似的制备方法得到对比文件中公开的产品具有一定偶然性，或者说并非必然性，申请人根本无法进行对比，此时由于申请人根本无法进行有效比对，此时的举证责任的转移将申请人置于不利地位，申请人处于举证不能的状态，审查员不能将该对比文件作为新颖性审查的证据。
作者：刘广南
